Как сохранить деньги и бизнес, если получили претензию о нарушении прав на бренд

Рассказала, как договориться с конкурентом, избежать суда и сохранить бизнес

Александра Морозова

Руководитель патентной практики и основатель патентного бюро «Железно». Патентный поверенный №2305.

От претензии конкурента о незаконном использовании товарного знака не застрахован ни один бизнес. Даже если на самом деле вы не нарушали права на чужой бренд, вы можете получить такую претензию в любой момент. В этом случае нужно уметь защититься. Иначе конкурент может добиться своего через суд, а вам придётся платить компенсацию или отказаться от бренда, в который вложено много денег и сил.

Если название вашего бренда зарегистрировано как товарный знак, отстоять правоту будет проще — ведь есть подтверждение, что бренд принадлежит вам. Если товарного знака нет, разобраться с претензией будет сложнее — но тоже возможно. В этой статье для Skillbox Media рассказываем:

• в каких случаях конкурент вправе направить претензию;
• что делать, если претензия конкурента правомерна;
• что делать, если претензия неправомерна;
• что делать, если конкурент направил претензию через маркетплейс;
• как узнать больше о защите прав бизнеса.

Что такое претензия о незаконном использовании товарного знака и в каких случаях её могут направить

Претензия о незаконном использовании товарного знака — досудебное уведомление, которое владелец товарного знака направляет потенциальному нарушителю прав на этот товарный знак. С помощью претензии уведомляют, что право на знак было нарушено, и требуют прекратить использовать его незаконно.

Если вам пришла такая претензия, главное — не игнорировать её. Первое, что нужно сделать, — определить, обоснована ли она. От этого будут зависеть дальнейшие шаги и стратегия защиты.

Конкурент вправе направить претензию о незаконном использовании товарного знака, если:

• У него есть законное основание использовать этот товарный знак — например, свидетельство на него или лицензионный договор с владельцем этого знака.
• Он действительно использует этот товарный знак, а не злоупотребляет правом владения, чтобы навредить другому бизнесу.
• Ваш и его знаки сходны до степени смешения — то есть до такой степени, что потребители могут их перепутать.
• Товарный знак используют в сходных видах деятельности (одинаковых или однородных классах МКТУ) — например, ресторан «Лилия» (43-й класс) и сеть кофеен «Лилия» (43-й класс).
• Вы используете товарный знак в коммерческих целях — то есть зарабатываете на нём.

Например, если вы создадите рекламу с логотипом конкурента, зарегистрированным как товарный знак, конкурент будет вправе потребовать прекратить его использовать. Или если вы случайно скопируете название компании, не проверив заранее, принадлежит ли оно кому-то, эта компания также будет вправе направить вам претензию.

Конкурент не имеет права направлять претензию о незаконном использовании товарного знака, если:

• Заявку на регистрацию товарного знака конкурента ещё рассматривают — то есть он не получил ответ от Роспатента о том, что знак зарегистрирован и принадлежит ему.
• Товарный знак конкурента зарегистрирован, но он не использует его, а злоупотребляет правом владения, чтобы навредить другому бизнесу.
• Ваш и его знаки не сходны до степени смешения.
• Товарные знаки используют в разных видах деятельности — например, магазин женской одежды «Хризантема» (25-й класс) и студия танцев «Хризантема» (41-й класс).
• Вы не зарабатываете на использовании товарного знака.

Что делать, если претензия конкурента правомерна

В этом случае есть три способа разрешить ситуацию:

• Попробовать договориться с конкурентом о том, чтобы не платить компенсацию или снизить её размер.
• Заключить с конкурентом лицензионный договор на использование товарного знака.
• Проверить, не зарегистрирован ли товарный знак конкурента с нарушениями. Если это так — попытаться его аннулировать.

Рассмотрим каждый путь отдельно.

Пробуем договориться мирно

Через 30 дней после направления жалобы конкурент вправе обратиться в суд. Ваше уклонение от ответа негативно повлияет на решение судьи — он воспримет это как своеобразное отягчающее обстоятельство и увеличит сумму компенсации за нарушение.

Напротив, готовность к диалогу сыграет на руку. Подготовьте ответ на претензию. В нём нужно признать свою вину, сообщить, что вы прекратили незаконно использовать товарный знак и готовы выплатить компенсацию.

Если сумма компенсации, которую озвучил конкурент, завышена, предложите переговоры, чтобы снизить её размер. При незначительном нарушении есть шанс договориться о том, чтобы вообще не платить компенсацию. Но для этого желательно как можно скорее прекратить нарушение.

Заключаем лицензионный договор

Один из способов мирно урегулировать спор — заключить с владельцем знака лицензионный договор. Это своего рода договор аренды. Владелец знака разрешает вам использовать бренд в бизнесе, а вы за это регулярно отчисляете ему вознаграждение.

Пытаемся аннулировать знак

Допустим, вы проверили товарный знак конкурента, и оказалось, что он зарегистрирован с нарушением закона. Значит, есть шанс доказать, что у конкурента нет права на него, и параллельно зарегистрировать знак на себя.

Читайте также:

Как проверить товарный знак перед регистрацией, чтобы не получить отказ

Аннулировать бренд конкурента можно по нескольким основаниям. Расскажу о четырёх основных: по фирменному наименованию, по авторскому праву, из-за недобросовестной конкуренции или из-за неиспользования знака.

Аннулирование по фирменному наименованию. Если ваша компания появилась раньше, чем конкурент подал заявление на регистрацию товарного знака, у вас есть шанс его аннулировать.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, товарный знак, схожий с действующим фирменным наименованием, не может быть зарегистрирован. Но иногда такое всё-таки случается — Роспатент не проверяет знаки по ЕГРЮЛ.

Аннулировать знак получится, если вы подтвердите, что ваша компания вела бизнес в той же сфере деятельности, для которой зарегистрирован знак, задолго до появления товарного знака конкурента. Например, предоставите договоры поставки или купли-продажи за то время, когда конкурент ещё не подал заявку на регистрацию знака.

Аннулирование по авторскому праву. Допустим, конкурент зарегистрировал товарный знак, похожий на название известной книги, которую написали вы. Или оформил на себя логотип, который создали вы. Согласно пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, это тоже веское основание отказать в регистрации знака. Если эксперт Роспатента это упустил, восстановить справедливость можно в Палате по патентным спорам (ППС).

Аннулирование из-за недобросовестной конкуренции. Конкурент мог получить права на знак незаконно с целью навредить другому бизнесу. Допустим, вы один из дистрибьюторов иностранной компании в России. Товарный знак в РФ не зарегистрирован. Один из ваших конкурентов воспользовался этим и оформил бренд на себя. Теперь он пытается вытеснить вас с рынка и грозит миллионной компенсацией.

Такие действия считаются недобросовестной конкуренцией. Чтобы признать, что конкурент действовал нечестно, нужно обратиться в Суд по интеллектуальным правам (СИП) или в Федеральную антимонопольную службу. А затем — аннулировать товарный знак конкурента в ППС.

Аннулирование из-за неиспользования. Если конкурент не использует знак в течение трёх лет, вы можете аннулировать его. Это позволит вам оформить его на себя и спокойно продолжить работу.

Вот как это сделать:

• Направьте конкуренту предложение добровольно отказаться от знака или заключить договор отчуждения (купли-продажи). Дайте на ответ два месяца.
• Если ответа не последует, обратитесь в СИП. Учтите, что придётся доказать суду вашу заинтересованность в регистрации похожего знака. Например, подтвердить, что у вас есть производство, выпускающее товары из той же сферы бизнеса, для которой оформлен знак.

Что делать, если претензия конкурента неправомерна

Часто конкурент направляет претензию о незаконном использовании товарного знака безосновательно. Например, когда с вашей стороны нет нарушения, у конкурента нет прав на товарный знак или он хочет попросту навредить вам и вытеснить вас с рынка.

Даже в таком случае стоит написать ответ на претензию и показать готовность идти на переговоры. Не нужно доводить конфликт до суда, если можно договориться мирно.

В ответе сообщите, почему вы не согласны с требованиями в претензии. Приложите доказательства того, что вы не нарушаете права на чужой товарный знак. Например, доказательством может быть заключение патентного поверенного о том, что знаки не сходны, а значит, нарушения нет.

Что делать, если претензия направлена через маркетплейс

Если конкурент прислал претензию через маркетплейс, нужно направить ответ как можно скорее, потому что при получении подобных жалоб маркетплейсы блокируют карточки товаров до выяснения обстоятельств. Чтобы спасти свой магазин, вам придётся связаться не только с конкурентом, но и со службой поддержки маркетплейса.

Если претензия неправомерна. Предположим, другому селлеру просто показалось, что ваш товарный знак похож на его, но сходства до степени смешения на самом деле нет. Тогда и причин направлять претензию у конкурента тоже не было — значит, вам будет легче доказать свою правоту маркетплейсу.

Но сотрудники площадки не могут самостоятельно судить, есть ли нарушение в использовании знака. Поэтому к ответу конкуренту, а также к письму в службу поддержки приложите заключение патентного поверенного. В нём эксперт сделает вывод о том, действительно ли знаки похожи. Если обозначения не сходны, то и основания для блокировки карточек нет — маркетплейс их разблокирует.

Если претензия правомерна. Предположим, что нарушение в использовании знака действительно есть — бренды похожи, сферы деятельности пересекаются, прибыль от знака вы получаете. Если товара на складе ещё много, свяжитесь с правообладателем, чтобы не довести дело до суда и не потерять деньги.

Например, можно договориться, чтобы конкурент позволил распродать остатки товара, как это сделал наш клиент. А когда все товары будут распроданы, вы удалите карточку с маркетплейса.

Главное о том, что делать, если получили жалобу от правообладателя товарного знака

• Проверьте правомерность претензии. Обратитесь к эксперту, чтобы убедиться, что конкурент действительно вправе посылать претензию. От этого зависит дальнейшая стратегия действий. В любом случае не стоит игнорировать жалобу.
• Попробуйте договориться с конкурентом, чтобы снизить компенсацию или заключить лицензионный договор. Это поможет избежать суда, который невыгоден для обеих сторон.
• Попытайтесь аннулировать знак, если для этого есть основания. Так вы защититесь от претензии, сохраните свой бренд и сможете подать свою заявку на регистрацию товарного знака.
• Покажите готовность к переговорам. Даже если претензия не обоснована, напишите конкуренту ответное письмо. К нему приложите доказательства вашей правоты. Вежливый и аргументированный ответ поможет урегулировать конфликт до суда.
• Если жалоба пришла через маркетплейс, действуйте немедленно. Свяжитесь с администрацией площадки и с конкурентом, чтобы разрешить спор и избежать блокировки карточек товаров. Быстрая реакция и грамотные действия помогут сохранить и карточки, и деньги.